Grundsatzentscheidung im Markenrecht Fall - Test bei Invalidität

In Spezialeffekte Limited gegen L'Oreal und International Trademark Association (Streithelferin) [2007] EWCA Civ 1, hob das Berufungsgericht die Entscheidung des Chancery Division des High Court. Der Fall betraf eine Opposition zur Eintragung einer Marke. Das Gericht in erster Instanz entschieden, dass es keine relevanten Unterschiede zwischen der Praxis und das Verfahren der Trade Mark Registry im Einspruchsverfahren unter s 38 (2) der Trade Marks Act 1994 und Nichtigkeitsverfahren unter s 47 (1) des Gesetzes . Die strittigen Fragen in den beiden Verfahren waren identisch.

Entscheidung der ersten Instanz

Der Kläger Unternehmen, Special Effects Limited im Besitz der Marke SPEZIALEFFEKTE, die über eine Zuordnung erhalten wurde. Die Marke eingetragen wurde gemäß s 40 (1) des Trade Marks Act 1994 ("das Gesetz") in Bezug auf Waren der Klasse 3 (Conditioner und Haarwässer und Dienstleistungen) und Klasse 44 (Schönheit und kosmetische Behandlungen).

Bevor die Marke eingetragen wurde, im Gegensatz der erste Angeklagte die Markenanmeldung auf dem Gelände in ss 3 (1) (a), 3 (3) (b), 5 (2) (b) und 5 (4) eingestellt (a) des Gesetzes. Der Widerspruch wurde vom Anhörungsbeauftragten abgewiesen.

Der Kläger begann dann ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den ersten Angeklagten und seine britische Tochtergesellschaft (die zweite Beklagte) wegen, sie hätten die Marke SPEZIALEFFEKTE mit seiner Marke SPECIAL FX verletzt und dass die Angeklagten wurden gegen die Gültigkeit der Marke ausgeschlossen SPEZIALEFFEKTE aufgrund von: -

- Verwirkung;

- Ausgabe Verwirkung und

- Missbrauch des Prozesses.

Die Angeklagten gegen diese Vertragsverletzungsverfahren auf der Grundlage, dass die Eintragung der Marke SPEZIALEFFEKTE ungültig war.

Das Gericht in der ersten Instanz hatte das Folgendes fest: -

- Ob eine oder beide der Angeklagten war / waren Klageanspruch estoppel, Ausgabe Verwirkung oder Missbrauch von Verfahren aus gegen die Gültigkeit der Markenrechte SPEZIALEFFEKTE ausgeschlossen, und

- Ob eine oder beide der Angeklagten war / waren Klageanspruch estoppel, Ausgabe Verwirkung oder Missbrauch von Verfahren aus dem zufolge Benutzung der Marken ausgeschlossen klagte vor dem Antrag auf Eintragung als Teil der Grundlage für eine Verteidigung unter s 11 (3 ) des Gesetzes oder als Teil der Grundlage für eine Widerklage auf passing off.

Nach § 38 des Gesetzes:

"... (2) Jede Person kann innerhalb der vorgeschriebenen Zeit ab dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung, geben dem Registrar Widerspruch gegen die Eintragung bemerkt."

Nach § 47 des Gesetzes:

"... (1) Die Eintragung einer Marke kann für ungültig erklärt werden, weil die Marke in Verletzung von § 3 oder einem der genannten Bestimmungen in diesem Abschnitt (absolute Eintragungshindernisse) registriert werden. Wo die Marke unter Verstoß gegen Ziffer (1) (b), registriert (c) oder (d) dieses Abschnitts, es wird nicht für ungültig erklärt werden, wenn sie in Folge der Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, hat es nach der Anmeldung erworben Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. "

das hohe Gericht gehalten:

- Es gab keine relevanten Unterschiede zwischen der Praxis und das Verfahren der Registry im Einspruchsverfahren unter s 38 (2) des Gesetzes und Nichtigkeitsverfahren unter s 47 (1).

- Der ehemalige fand vor der Registrierung und der letztere danach, aber in jedem Fall die Fragen waren, ob Einwände gegen die Eintragung auf könnte unter ss 3 und 5 des Gesetzes vorgenommen werden.

- Deshalb waren die Fragen zugrunde liegenden zwei Verfahren im vorliegenden Fall identisch.

- Es wurde festgestellt, dass Klageanspruch estoppel, wo eine Ursache der Aktion in der zweiten Aktion war identisch mit eine Ursache der Aktion in der ersten angewendet.

- Dementsprechend waren die Angeklagten unterliegen sowohl Klageanspruch Verwirkung und Ausgabe estoppel aus den Einspruchsverfahren.

- '... Die Angeklagten wurden vom Fehlen von ihnen benutzt zu der SPECIAL FX-Marke vor der Anmeldung zum Zweck der Verteidigung unter s 11 (3) des Gesetzes von 1994 oder einer Widerklage auf passing off ausgeschlossen, wie die Thema war ausdrücklich im Widerspruchsverfahren aufgewachsen und hatte gegen den ersten Angeklagten abgeschlossen. "

- Die Angeklagten wurden von re-Prozessführung diesem Thema auf dem Gelände der Ausstellung Verwirkung ausgeschlossen.

Umkippen Wahrzeichen der Marke Urteil

Das Berufungsgericht hat diese Grundsatzentscheidung, die aus dem letzten Jahr bis jetzt, Marken Praxis umgesetzt hatte umgeworfen. Dies bedeutet, dass bereits in einem Verfahren vor einem Anhörungsbeauftragten in der Trade Mark Registry (z. B. in einem Widerspruchsverfahren) Streitigkeiten gehört, kann in der High Court reheard werden.

In der ersten Streit zwischen L'Oréal und Special Effects, hat der High Court nicht zulassen, L'Oreal, um Spezialeffekte 'SPECIAL FX Markeneintragung ungültig, weil L'Oreal hatte bereits in einer Opposition gegen die Registrierung des gleichen Marke gescheitert und war daher estopped von einem Angriff auf die Marke wieder einmal eingetragenen hatte.

Doch in Special Effects Limited gegen L'Oreal und International Trademark Association (Streithelferin) [2007] EWCA Civ 1, das Berufungsgericht entschieden, dass weder Ursache des Handelns noch Thema estoppel würde L'Oreal aus der Einbringung Nichtigkeitsverfahren gegen verhindern, dass die Special Effects Markeneintragung zu machen diese Marke ungültig.

Das Berufungsgericht befand, dass die Klage nicht im Einspruchsverfahren, die ein Markeninhaber aus der Einbringung Nichtigkeitsverfahren für die gleiche Markeneintragung könnte EStop beteiligt. Auch die Co-Existenz von Bestimmungen im Gesetz nun aktiviert sowohl Opposition und Ungültigkeitserklärung Aktionen in Bezug auf die gleiche Marke gebracht werden.

Kommentar: Was dies bedeutet ist, dass eine unterlegene Gegner zu einer Marke Opposition Aktion konnte nun greifen die Markeneintragung für Invalidität (wenn die betreffende Marke eingetragen ist), und dass eine solche Aktion kann nicht von den Prinzipien der Verwirkung oder Missbrauch verhindert werden Prozess.

Die Entscheidung in diesem Fall bedeutet, dass es jetzt Platz für einen Wettbewerber zu einer Markenanmeldung angreifen (während der Einspruchsfrist) und wieder, wenn die Marke wegen Dienstunfähigkeit registriert ist.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns unter enquiries@rtcoopers.com. Besuchen http://www.rtcoopersiplaw.com oder http://www.rtcoopers.com/practice_intellectualproperty.php

RT COOPERS 2007. Dieses Briefing Note nicht bieten eine umfassende oder vollständige Darstellung der Rechtslage in Bezug auf die diskutierten Themen auch nicht Rechtsberatung. Es dient nur zur allgemeinen Fragen zu markieren. Spezialisierte Rechtsberatung sollte immer in Relation zu besonderen Umstände gesucht werden.
...